美国专利申请审阅修改及流程注意事项
一、美国专利申请文件审阅修改注意事项
1、 多项从属权利要求会增加费用，在美国申请中是要避免的；审译时要将多项从属拆成单项从属。（由此可能造成的超项按下面第3条办）
2、"本发明"这样的说法会对保护范围构成限制，可改为"本申请"。
3、权利要求超项的数量标准：独权3项，总权项数20项。审译中如发现超项的，要尽快与申请人联系，由申请人决定是删减权项数节省费用还是补缴费用以提交全部权利要求。
4、摘要不超过150英文单词，注意是150个words；而发明创造名称（title）是不能超过500个字母，注意是500个characters。发明名称不能使用"new," "improved," "improvement of," and "improvement in"，并且冠词"a," "an," and "the" 不能出现在发明名称的开头。（mpep 606）
5、美国不用"其特征是"或类似的用语，权利要求不用划界。此类权利要求称为"Jepson-type claims"，有可能被解释为默认了前序部分为现有技术。如果确实涉及到，可考虑使用"wherein"。
6、每个权利要求书中只能有一个大写字母。
7、常使用在权利要中的正式用语和法律术语不能出现在摘要中，例如means，said，comprise，present等。
8、不要轻易使用"本发明的所有实施例中……"等这样的归纳性描述，因为如果所有实施例均有某个特点的话，那么该特点就必须要出现在权利要求1中，即使没有出现，在诉讼中也会被法官解读为必要技术特征。取而代之，应采用更加开放的说法以，如："本发明的一个实施例中，……"。
9、说明书中尽量采用"可能性"的词语，如"may""can"等，而不要用must、shall等，除非真的是必要的。在说明书中已强调为"必要的"技术特征，必须要写入权书。否则不要这么强调。
10、对每一个技术特征，不要只提供一个实施例。（有时虽有多个实施例，但每个实施例中某个特征均是同一面目出现，则其实相当于对该特征而言只有一个实施例。这里强调的是每个特征均有多个实施例。但这些实施例可能只是一句话就可以了）
11、在评价某个现有技术或现有技术中的特征时，注意不要使人觉得你在排除该对比文件或该特征。（例如：在1999年Wang Labs诉美国在线案中，说明书中只公开了该发明在"以特征为基础的模型"中的应用，而背景技术中的对比文件恰又只讨论了BMP模型，造成法官觉得申请人自己承认BMP模型是不适用的，不同意把权利保护范围覆盖到BMP模型）
12、方法权利要求中，每个步骤中的动词均要以ing形式出现，否则会被以"不清楚"为由驳回。
13、如果权利要求书中只有"方法限定的产品权利要求"（不能保护不同方法所制造出来的产品），则须考虑增加产品权利要求（可保护任何方法制造出来的产品，这是从保护范围宽的角度考虑的），以及限定该产品的方法的权利要求（一旦发现现有技术中有用别的方法制造出来的同样产品，则产品专利无效，但方法专利还可以有效，这是从权利稳定的角度考虑的）。
14、尽量不要采用"means + function"类型的权利要求。如果发现翻译中出现"means + function"类型的权利要求，则须考虑为其增加（重新撰写）一个纯结构限定的并列权利要求，因为"means + function"类型的权利要求不能涵盖授权后因技术发展而新出现的等同物。此"means + function"类型的权利要求的保护范围是实施例中的具体方式及其等同物，因此，说明书实施例中必须有与该功能相应的结构，如果说明书中没有任何与其功能对应的结构，则该权利要求无效；如果实施例太少，则可能其保护范围会被解释为实施例中的具体方式。
15、通常，一个美国申请中包括有一个产品独权项，一个商业化的实施例的独权项（为了避免因FESTO案影响而不能对抗等同侵权）和一个方法权项。
16、权书中一般应尽量采用"comprising"而不能用"consist of "，遇到有"consist of "时，要仔细审阅其必要性。
17、附图说明与附图数量须一致；附图的文字以及线条需要清晰。
18.、技术背景前需加下面一段话，例句如下：
Cross Reference to Related Applications
This application is a continuation/ national application of PCT/CN2010/076771, filed on September 9, 2010. The contents of PCT/CN2010/076771 are all hereby incorporated by reference.
若是延续案，就用continuation, 若是PCT进入，就用national application。
19、 Title的准确，因为Title经常是用大写字母组成，所以若有错别字，WORD不会自己纠错，就需要特别小心错别字问题。
20、权书中要避免使用解释性语言（exemplary language），如 "such as" "e.g." "etc."
21、权书中要避免出现范围中的范围（range within a range），如： "between 1 and 10, and preferably between 4 and 7"。
22、权书中要避免出现language of degree，如："similar"。
23、如果原权书已经违反了上述一项多项要求，造成明显修改，则尽量重新撰写一个新权利要求，这样新权利要求算是没有修改过的，避免FESO案中所确定的禁止反悔原则的适用，使等同原则得以适用。（即使国际阶段的修改也可能影响等同原则的适用）
24、重新撰写权书时，可把原权1中的不必要的限定放到从属权利要求中，利用"doctrine of claim differentiation"，主权项可以解释为不限于该从权的范围。例如：原权1中有"cuboid"这一限定，但这一限定太窄了，可删除此词，而为其编一个从权。（可能需要说明书支持）
25、要删除权书中的附图标号，因为在美国附图标号可能构成权利限制。
26、检查冠词的正确性，首次出现的物品，包括首次出现的某物品的结构特征，都要用不定冠词a或an，不能用the，如："an outer side of the cover wall"，虽然the cover wall是之前已出现过的，但它上面的outer side是首次出现，因此要用"an outer side"，而不是"the outer side"。
27、在美国，前序部分一般只是标题部分，即"comprising"之前的部分,这部分内容往往不能用来区分现有技术，但在诉讼中却有限制权利要求范围的作用，因此此部分应尽可能简，尤其是不能包含区别技术特征。（The preamble often cannot be used to distinguish over prior art, but may be held to limit the scope of the claim）。
28、不能用选择性表达"or" (Do not use alternate expressions ("a clip or fastener")。可改用马库什权利要求。
马库什权利要求的形式，必须用"consist of"和"and"，不能用"comprising"和"or"。
如：……a nucleotide sequence selected from the group consisting of SEQ ID NO:1, SEQ ID NO:2, SEQ ID NO:3 and SEQ ID NO:4.
再如：……R is selected from the group consisting of Cl, Fl and Br.
29、权利要求中，第一次出现的技术特征用"a/an" 限定；第二次出现时，用"said"限定。
30、权利要求中，描述某一条件时，不要使用"if……"，而是使用"under/on the condition"。
31、、背景技术部分，尽量简短，不要涉及相关技术的描述。
32、、有益效果部分，避免将"本发明"翻译成"the invention"，可考虑使用"the embodiments"来替代。描述效果时，尽量使用虚拟语气，例如"may/might"，而不要使用肯定语气，例如"can"。举例："本发明能够提高电路的工作效率，同时节约成本"翻译为"The embodiments may/might improve the circuit's efficiency and may/might save the cost."
33、、申请文件中不要使用的词语："the invention"，"objective of the invention "，" the preferred embodiment "，" the goal of this invention "，" the importance of this invention "，" the invention solves a problem of … "。
34、申请文件中，使用"which"，"that"，"this" "his" "her" "its"等词会导致不清楚时，则要尽量避免；尽量使用具体名词，组件。
35、附图编号前面必须有缩写"FIG."，在仅有一个附图的情况，不能编号，也不能出现"FIG."。（MPEP608.02）
二、流程注意事项：
1、 提交稿件要求
确认权利要求项是否有多项从属权利要求，若有，则返稿给审稿代理人处理；
确认权利要求独权是否3项以内，总权项数是否20项以内，若超出，则返稿给审稿代理人处理，并与客户确认修改稿后才能提交。
若时间来不及，可先提交中文稿，后续等官方通知补交英文稿，需要交纳额外的官费（processing fee)。
2、提交IDS的时机及不提交的后果
(1)在下述时机提交可免官费：
A、与新申请一起提交；
B、新申请提交日起三个月内提交；
C、在1st OA寄出前提交；
D、如果提RCE，则与RCE一起提交的IDS也可免官费。
(2)在下述时机提交需要缴官费或者提交有关证明文件：（即错过了时机A-D）
E、在上述（1）ABC中所述的日期之后，但在FINAL OA之前;F、在上述（1）ABC中所述的日期之后，但在Notice of Allowance之前。（因有时没有FINAL OA，直接发Notice of Allowance，所以才有F这种情况出现）
F、在上述（1）ABC中所述的日期之后，但在Notice of Allowance之前。（因有时没有FINAL OA，直接发Notice of Allowance，所以才有F这种情况出现）
如果选择提供证明而不是缴费，则证明文件要求如下：证明申请人或与申请过程有关的人员是在提交IDS之前三个月内才获知有关文件的。比如：
（A）提交IDS之前三个月内才收到的PCT国际检索报告；
（Ｂ）提交IDS之前三个月内才收到的其他国家的审查意见通知。
注意：检索报告或审查意见中所提到的对比文件之前是否已经知道是没关系的，关键是检索报告或审查意见中是怎么说的。
声明的格式如下：
(a) "I hereby state that each item of information con-tained in the information disclosure statement was first cited in any communication from a foreign patent office in a counterpart foreign application not more than three months prior to the filing of the informa-tion disclosure statement" 或者
(b) "I hereby state that no item of information contained in the information disclosure statement was cited in a communication from a foreign patent office in a counterpart foreign application, and, to the knowl-edge of the person signing the certification after mak-ing reasonable inquiry, no item of information con-tained in the information disclosure statement was known to any individual designated in Section 1.56(c) more than three months prior to the filing of the information disclosure statement."
(3)在下述时机提交，则既要缴官费又要提交证明文件，或者提RCE（即错过了时机E -F）
G、在上述（2）EF中所述的日期之后，但在缴纳授权费之前。
如果不能提交证明文件，则只能提交RCE（如上述时机D），以便能提交IDS。
(4)在下述时机提交，则只能申请撤回颁证并在延续申请中提交IDS（withdraw your application from issue so that you can file your IDS in a continuing application）
H、在缴纳授权费之后。(即错过了时机G)
（5）IDS至少包括以下内容：a.申请文件中提及的现有技术文献及该文献相关部分英语翻译；b. 同一发明专利在其他国家的审查员意见引用的对比文献及该文献相关部分英语翻译；c. 申请人自行检索或获知的相关的现有技术文献及该文献相关部分英语翻译; d. 国际检索报告中类型为X、Y的引用文献及该文献相关部分翻译
3、收到Final OA的处理方法
（1）允许修改的范围：只能把权书修改（依据116）到符合授权条件，虽然也可能通过争辩（依据113）实现这一目标，但风险较大。
（2）处理时间流程
A、如果在Final OA发出之日起两个月内答复，则USPTO会在10天左右开始审查，30天左右会发出advisory action（如果仍有缺陷的话）或者授权通知，再给最后一次修改机会，这样能保证答复advisory action的时间会确保有至少3个月。
因此，公司现在规定，收到Final OA务必要在2个月内答复。（公司指导书、ACCESS时限监控和对外通知模板中均要据此修改）。
B、收到Advisory Action时，有三种情况：
B1、缺陷最轻微的情况：审查员在Advisory Action中依职权对申请文件进行了修改，并说明准备用修改的文本给予授权。这种情况下要看一下USPTO的修改是在什么时候（即看Advisory Action发出是在什么时候）。通常，Advisory Action发出时已过了免费答辩期，因此，要根据时间的长短缴纳一定的延期费，购买足够的延期，以使审查员的修改能生效。
B2、缺陷不大、审查员认为能克服的情况：审查员在Advisory Action中说经过某些修改就能授权。这种情况下，不仅要根据时间的长短缴纳一定的延期费，购买足够的延期，还要按审查员意见进行修改。
B3、致使缺陷：审查员在Advisory Action中坚持驳回意见。这种情况下，不仅要根据时间的长短缴纳一定的延期费，购买足够的延期，还要提出RCE请求。此时再争辩已毫无意义，要在RCE中来争辩。（提RCE的时机：if you have been mailed a final office action, a Notice of Allowance, or your application is under appeal）（如果提了RCE是否就不用提Notice of Appeal）
注意：RCE的费用不包含在包干费用中，应向申请人另行收取。
C、不管有没有收到Advisory Action，也不管答复的是Final OA还是Advisory Action，如果答复的时候已离6个月的法定绝限很近的话，即使我们的答复是在6个月内发出的，但审查员来不及在6个月审查，这样即使我们的修改能导致授权，审查员也来不及给我们授权。在这种情况下，不但要根据时间的长短缴纳一定的延期费，购买足够的延期，还要提出Notice of Appeal并且要缴纳Appeal Fee。
注意：Appeal 的费用不包含在包干费用中，应向申请人另行收取。
注：如果不是因为客户的原因，而是由于办案人的原因导致原本能在6个月内授权而不能授权，需要缴纳Appeal Fee的，由责任人承担。
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电话：0755-83671938/83671888
